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如何回复美国专利局的最终审查意见(一)

来源:中誉威圣知识产权集团发布日期:2019-05-17

通常,美国专利商标局(USPTO)在审查专利案件的时候,会发出两种通知书,Non-final office action(非最终审查意见)和“final office action(最终审查意见)”。其中,前者等价于我国专利局发出的“第一次(或第N次)审查意见通知书”,申请人可以通过修改权利要求和争辩来应对审查员指出的缺陷。而该final office action类似于我国专利审查中的“驳回决定”通知书,亦即,案件审查已经结束。通常,申请人需要进行请求继续审查(RCE)或者提交分案,或者进行来处理该final office action.

 

当然,该审查意见尽管称为Final,却并不意味着申请人不能再答复。该最终审查意见的答复期限仍然为六个月(前三个月为免费期,并可通过缴费而最长延期至六个月)。如果申请人在答复期限内进行答复,则根据规定,审查员必须对该答复进行审查。如果审查员认为针对该Final Office Action的答复存在问题(例如争辩理由不充分,或者权利要求修改增加了审查员的额外工作等),则USPTO再次下发一个advisory action通知书(下文简称AA通知书);如果审查员认为该答复克服了最终审查意见中指出的缺陷,则会直接下发授权通知书。

 

该答复内容通常不能对权利要求进行修改,或者极小范围内的修改(比如克服形式问题或者将审查员在上次审查意见中认可的权利要求进行保留而删除其他权利要求),并且必须包括本申请应当被授予专利权的争辩内容。

 

AA通知书中,审查员通常会指出:申请人的答复产生了新的issue会导致审查员需要进一步检索,因此审查员不予考虑;或者该AA中的争辩仍然未克服创造性问题;或者审查员暗示,可以将某些权利要求修改就可以授权,等等。

 

根据美国专利法规定,对于final office action的任何后续工作,必须在六个月的法定期限内进行。其中前三个月是免费答复期限,该免费期限可以进行延期,最长可以延期三个月。

  

当在两个月内答复了最终审查意见,则USPTO会以如下两种方式计算延期费:(1)如果AA通知书的发出日期是在最终审查意见的答复期限的三个月内,则延期期限仍然从最终审查意见的三个月到期日开始算起;(2)如果AA通知书的发出日期超过了最终审查意见的答复期限的三个月内,则从AA通知书的发出日起开始计算延期费。

 

对于小实体而言,延期费如下(大实体的延期费翻番):

延期一个月:100美元

延期两个月:300美元

延期三个月:700美元。

 

 

从以上可以看出,如果再加上律师服务费,延期费是一笔不小的开支。因此争取更多的免费答辩期是可以大幅减少延期费。下面举例如下:

 

假如final OA的发出日期是:1月2日,申请人在两个月内的2月25日提交了答复。

 

假如审查员认为该答复产生了新的问题并发出了AA通知书(例如审查员觉得答辩理由不充分)。如果该AA通知书发出日为3月1日,在申请人可以在4月2日之前(三个月期限)提交RCE或者上诉等而无需缴纳延期费。

 

如果AA的发出日是4月20日(亦即,超出了三个月内的答复期限),则4月20日认为是新的延期日的起点,缴纳一个月的延期费,则答复期限会延期到5月20日(而不是之前的5月2日),2个月延期的答复期限是6月20日(而不是6月2日)

 

但是三个月的答复期限仍然是截止到7月2日,而不是7月20日,因为你无法超过6个月的法定答复期限。

 

需要说明的是,如果审查员在AA中说:经过某些修改就能授权。这种情况下,如果AA发出时已过了免费答辩期,则申请人在提交修改时,仍然要根据时间的长短缴纳一定的延期费,购买足够的延期(该延期的最终期限也不能超过法定的六个月期限),同时必须要按审查员意见进行修改才能够获得授权。