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如何答复美国最终专利审查意见(二)

来源:中誉威圣知识产权集团发布日期:2019-05-07

在向美国专利商标局申请发明专利时,如果收到了final office action, 则意味着该案的审查程序已经结束。如果申请人不打算对案件进行放弃,则为了重新开启案件的审查程序,通常申请人有三种选择:(1)提交继续审查请求(RCE);(2)提交上诉请求(类似于我国专利制度中的“复审”);(3)在两个月内提交request for reconsideration, 看看审查员的态度,来决定下一步的行动。

 

如果申请人需要对权利要求进行较大修改并且引入了新的争辩内容,则提交RCE是不二的选择,并且相同的审查员会继续审理该案。如果申请人认为审查员并未充分理解技术内容或者过于固执,申请人坚持己见,则申请人可以选择上诉(Appeal),审判和上诉委员会会指派一组经验丰富的审查员联合来审理案件,但是该上诉程序费用高昂并且可能和持续数年才会结案。

 

如果申请人对之前的争辩理由非常自信,认为审查员的驳回理由有明显错误,而申请人并不想通过修改权利要求来缩小保护范围从而获得授权,但是又担心上诉的费用和时间进程,那么则可以考虑另一种选择-----上诉前的简要审查请求(Pre-Appeal Brief Request for Review)。

 

与直接的上诉程序相比,该上诉前的简要审查请求程序仅需支付 400美元的官费(小实体)以及一定的律师费,而省却了1120美元的上诉的转达费和650美元的口审官费,更不要说上诉期间高不可及的美国律师代理费。

 

通常而言,提出Pre-Appeal的前提条件必须是:(1)驳回理由有明显不当或无依据;(2)驳回理由有明显的事实错误或法律错误。如果申请人认为审查员至少在部分意见上存在明显错误,并且是有事实基础,可以就该部分意见提Pre-Appeal。一般情况下,该程序不适用审查员和申请人对于权利要求的解释或者现有技术教导的理解上存在差异的情况。

 

可以先提交Notice of Appeal(可以理解为“上诉请求书”)以及缴费,并在递交Notice of Appeal的同时提交Pre-Appeal请求书(PTO/SB/33表格)及一份不能超过5页的意见陈述书,该意见陈述书应当把论述的重心放在阐述申请人认为的审查员的审查错误。需要说明的是,在该pre-appeal程序中,不能修改权利要求,也没有会晤或者口审程序

 

当pre-appeal程序启动后,美国专利商标局会成立一个三人审查员小组来合议审理申请人的争辩理由:一位是原审查员、另一位是新引入的审查员、剩下的一位通常是原审查员的上级领导。USPTO必须在接到Pre-appeal brief conference的请求之后45天内做出决定,其可能做出的决定有下列四种:

 

 1. 合议组不同意该pre-appeal的争辩理由,建议进入Appeal程序;

 2. 认为申请人的争辩有道理,重新返回到审查员手中启动审查程序;

 3. 直接核准申请,即直接授权;

 4. pre-appeal的请求有违反规定的地方,故该请求不予考虑。

 

如果决定是第一种情况,则申请人需要在决定发出起的1个月内提交Appeal Brief来正式启动上诉程序。

 

如果在合议组做出决定之前,申请人又采取了以下的答复方式,则合议组的审查会终止:

(1)提交上诉正文

(2)请求继续审查

(3)对权利要求做出了修改

(4)提交了宣誓证明或者其它证据

(5)明确放弃专利申请。