浅谈美国专利申请的主动修改
来源：发布日期：2019-11-06
熟知中国专利法的小伙伴们都基本了解，对于在中国申请的发明专利申请，申请人在提出实质审查请求之时以及在收到中国专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，均可以对发明专利申请主动提出修改。对于PCT国际申请进入中国国家阶段申请，申请人除了在上述期限可以进行主动修改外，还可以在进入中国国家阶段的同时，根据PCT条约第28/41条对专利申请文件进行主动修改。那么对于中国在美国申请的专利，主动修改的时机又是什么呢？下面本文来对这个问题进行解答。
什么是初步修改？
首先，对于美国专利法而言，主动修改被称为“初步修改（Preliminary Amendment）”。初步修改指的是在美国专利申请的审查意见下发之前对该专利申请进行的主动修改。该初步修改的可以对说明书、权利要求、附图和摘要均进行修改。
初步修改的时机
1. 在PCT申请进入美国国家阶段的同时提出初步修改（等同于根据PCT第28/41条进行的主动修改），或者通过巴黎公约提出美国申请的同时做出初步修改；
2. 在进入美国国家阶段的进入日之后的三个月内做出的初步修改，或者通过巴黎公约提出美国的申请日之后的三个月内做出的初步修改；
3. 在进入美国国家阶段的进入日之后的三个月之后（或通过巴黎公约提出的美国申请的申请日三个月后）、但在下发任何类型的实质性审查意见之前（包括 restriction requirement通知书 ）做出的初步修改。
对于情形1和2，如果该修改并未超出原始申请文件的记载范围，则审查员基本上无条件的接受该初步修改。
对于情形3，亦即如果所述初步修改是在进入日之后三个月后但在实质性的审查意见下发日之前做出的，则审查员会根据情况来决定该“初步修改”是否被接受。不接受的修改有以下几种情形：
（1）提交该初步修改的时候已经超出进入国家日期后的三个月，审查员还未下发任何实质性的审查意见通知书，但是审查员已经基本完成了该通知书的准备工作，而该修改会不合理的干预审查员的通知书的准备工作，则该初步修改不会被接受。
（2）提交该初步修改的时候已经超出进入国家日期后的三个月，与原始申请文件相比，该初步修改需要审查员花费额外大量的时间来检索对比文件，则该初步修改不会被接受。
在什么情况下需要进行初步修改？
对于典型的进入美国的专利申请而言，对于说明书和权利要求的初步修改的目的如下：
（1）修改权利要求的形式问题，减少独立权利要求的数量、减少权利要求的总数量、或者修改权利要求的引用关系来消除多项引用，从而来避免额外的官费，根据美国专利法的相关规定，对于超过3个独立权利要求或者20个总体数量的权利要求以及多项引用权利要求，均需要收取附加费。
（2）根据国际检索报告来修改权利要求，克服国际检索报告中已经指出的新颖性/创造性等缺陷
（3）申请原始文本的撰写有瑕疵，需要增加权利要求或修改权利要求的保护范围，
（4）原始申请文件的英文翻译在进入美国时有较多错误，需要后期及时改正翻译错误。
