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关于美国专利法中的“延续申请”制度

来源:发布日期:2019-06-26

美国专利法中,有一项“延续申请”制度,是中国专利法所没有的,下面笔者就简单介绍一下。

 

延续申请(也称为“继续申请”,Continuation Application),有点类似于我国专利法中的“分案申请”。当企业对一项目进行研发时,有时候为了抢占更早的申请日,没有来得及对专利布局进行充分设计,就匆匆忙忙进行了专利申请。过了一段时间后可能发现,原先提交的权利要求保护范围不够完整或不够充分,则会选择通过提交“分案申请”来分割出一件或多件相似申请。然而,根据中国专利法的相关规定,如果最早的母案一旦授权或者驳回,绝大多数情况下则无法再提出分案。因此有时候申请人在母案授权后发现市面上出现了相似产品,其设计思路设计理念甚至设计方式都和自己的专利非常接近,但由于权利要求的撰写原因导致该相似产品并不侵权,使得申请人(专利权人)无法获得有效地行驶专利权,损失了一部分经济利益。但是在美国专利法下,该问题可以通过“延续申请”而得到解决。

 

延续申请的概念

根据美国专利法, “延续申请”可以认为是以母案为基础,在不修改发明实质内容的前提下,通过重新撰写一组权利要求而提出的一个新的专利申请。也就是说,延续申请可以理解为申请人针对原始说明书和附图,重新撰写了一套新的权利要求,从而试图获得新的一份专利权。该“延续申请”的申请日仍然为最早母案的母案申请日,发明人必须是原始发明人或其一部分。

 

需要说明的是,如果在原始申请文件的公开内容的基础上,申请人增加了新的技术内容并撰写权利要求,则该种情况不属于“延续申请”,而属于“部分延续申请”(详见文章[中誉威圣供稿] 浅谈美国专利申请中的 “部分继续申请(CIP申请)”)。

 

提交延续申请的优点

1. 可以增加专利的保护范围。从单件专利中获取的保护范围肯定远远少于(多件)延续申请中获得的保护范围。对于单件母案专利中的一组权利要求所进行的回避设计可能恰好会被第一件“延续申请”中的权利要求的保护范围所覆盖。或者,对母案以及第一件“延续申请”的回避设计可能会被第二件“延续申请”的权利要求所覆盖。现实中,对延续申请的数量没有要求,只要其中一个母案活着,就可以持续的提出“延续申请”,当然,无论是哪一分支的“延续申请”,在获得授权后,其保护日都是从最早的母案的申请日起20年的保护期。

 

2. 可以使得权利要求的保护范围不确定。当一件专利申请还未授权时,其权利要求的保护范围是无法确定的。这种不确定性防止了竞争对手准确地进行回避设计来避免侵权。只有专利申请授权后,权利要求清晰地界定了专利保护范围。这时经验丰富的专利律师才能够帮助客户进行准确的回避设计来防止侵权。因此,适时的提出“延续申请”,可以大大延缓竞争对手对专利产品进行回避设计的进程,为专利权人在市场上竞争赢得大量的宝贵时间。

 

3. 可以针对性的撰写权利要求。通过“延续申请”程序,使其专利申请长期处于悬而未决的状态。一旦发现侵权者,就会撰写提交一套全面覆盖该侵权产品的权利要求(前提是该权利要求不能超出原始申请文件的公开范围),提交延续申请,对侵权行为形成有效的打击。

 

4. 专利许可和专利转让利润大大增加。一系列相关的专利族远比单一专利的许可费或转让费更高。同时,如果待出售(或待许可)的专利族中有若干件授权专利和至少一件悬而未决的“延续申请”,则该专利族会更加诱人。因为购买方一般都是竞争对手,只要仍有一件“延续申请”悬而未决,则购买方可以继续进行“延续申请”来增加更多的保护范围或者阻击其它竞争对手。

 

在笔者遇到的真实案例中,某国内客户是电脑配件厂商,产品远销欧美。一个竞争对手在美国申请了一件电脑产品的原创性专利并获得授权。该国内客户通过与专利律师大量的沟通,设计出一款回避设计产品本以为万事大吉。没想到竞争对手充分利用美国专利法中的“延续申请”制度,基于该原创性专利不断的提出多件“延续申请”,甚至有很多件的延续申请的权利要求就是根据市面上的回避设计的产品进行权利要求的布局。该国内客户不得不频频分析多件相关联的“延续申请”避免侵权,大大延缓了该产品的美国上市时间。因此充分利用了解并合理利用“延续申请”制度,可以给专利权人带来极大的市场竞争优势,值得大家注意。

 

结语

中国专利法的分案申请制度类似于美国的延续申请制度,但是目前的中国专利法中,分案申请的权利要求其实更多是因为不满足单一性而进行的拆分,对于申请人再次对技术方案的概括和总结而重新撰写的权利要求,很多情况下被审查员认为超出了原始申请文件的记载范围。同时,在最早母案已经授权或者驳回的情况下,绝大多数情况下不能再提出分案。这导致申请人必须在专利申请之初就对专利布局进行充分设计,使得专利申请日可能会延后而无法提早抢占申请日影响专利的新颖性和创造性,因此应当适当对分案申请制度进行合理改革,让申请人更方便自主的行驶专利技术的垄断权。